Патентування: неформальний FAQ для стартапів

  У цьому FAQ зібрані найбільш характерні питання, на які мені доводиться відповідати при роботі з винахідниками та заявниками. Стиль питань по можливості збережений (для жвавості сприйняття), граматика при необхідності підправлена. Відповіді також представлені у вільній формі і дозволять вам зазирнути на кухню патентної галузі.
 
 Q: «Скажіть прямо, треба мені патентувати мої розробки чи ні?»
 A: Вам видніше. Відповісти на питання про доцільність патентування винаходу в кожній конкретній країні (або в групі країн) допоможе калькулятор: дебет — потенційна прибути від реалізації продукції (товарів, послуг) на ринку конкретної країни протягом терміну дії патенту; кредит — вартість підготовки патентної заявки, розмір мит і гонорарів представників в процесі патентування. Є сенс також враховувати суміжні фактори: ймовірність претензій від правовласників патентів, що порушуються вашою продукцією, вартість патентних спорів тощо, оскільки наявність сильного патентного портфеля іноді допомагає врегулювати патентну суперечку в позасудовому порядку, наприклад, шляхом крос-ліцензування.
 
 Q: «Все так звані« патентні фахівці »гнуть, що у кого немає NN килобаксов, той іде лісом.»
 A: По суті, вірно. Порівняно дешеве патентування в одній окремо взятій Росії рідко кого цікавить внаслідок обмеженості ринку і не завжди передбачуваною трактування патентного законодавства російськими судами. Закордонне ж патентування — справа недешева. Щоб почати підготовку патентної заявки на винахід, потрібно мати хоча б 5k $ вільних грошей і бути готовим викласти ще приблизно стільки ж протягом 2-3 місяців, а всього 30-300k $ протягом 10 років у розрахунку на кожну заявку, в залежності від кількості зарубіжних країн, в яких передбачається отримати патент.
 
 Q: «Чому так дорого коштує написати заявку, патентному фахівцеві ж нічого винаходити не потрібно?»
 A: Вартість підготовки заявки на винахід на патентному ринку Росії сильно варіюється: можна знайти пропозиції від 10 т.р. до 500 т.р. Деякі патентні бюро навіть декларують можливість безкоштовної допомоги індивідуальним винахідникам в рамках програми pro bono . Вартість роботи визначається низкою факторів: метою подачі заявки, кваліфікацією виконавця, трудомісткістю, ринковою нішею і завантаженням.
 Цілі можуть бути різними: комусь потрібно просто подати заявку за умовами держконтракту або гранту — тут підійде найдешевший варіант, наприклад, заявка на корисну модель через цей сервіс . Іншому потрібно отримати патент на досить складне винахід в 30 країнах, причому такий, щоб конкуренти не змогли його потім анулювати на раз-два.
 Кваліфікація є інженерний і управлінський досвід плюс патентний досвід; інженерний досвід потрібен, щоб розуміти суть винаходу і технічно грамотно її викласти, управлінський досвід — щоб вичавити з замороченого винахідника і його роботодавця всю інформацію, необхідну для складання і подання заявки, патентний досвід — щоб забезпечити максимальний обсяг правової охорони і в той же час мінімізувати ризики заявника, пов'язані як з отриманням патенту, так і з патентними спорами.
 Трудомісткість підготовки та подачі добротної заявки (включаючи осягнення сенсу плутаних записок і суперечливих ескізів авторів винаходу, проведення патентного пошуку та аналізу, складання опису і формули винаходу, підготовку ілюстрацій, узгодження тексту та ілюстрацій з авторами винаходу та їх начальством, опрацювання «сірих областей »із зовнішніми експертами, підготовку документів, що встановлюють правовідносини авторів винаходу із заявником, підготовку заявочного контейнера для електронної подачі, сплату мит з урахуванням всіх належних заявнику пільг, подачу заявки, отримання підтвердження подачі) становить від 150 до 350 людино-годин. Враховуючи, що досвідчений фахівець з вже сформувалася практикою навряд чи погодиться працювати менш, ніж за 1000 р… / Год, легко підрахувати, скільки на вашу заявку витратять часу, якщо візьмуть з вас, скажімо, 30 т.р., і потім прикинути, що реально можна встигнути зробити за цей час з наведеного вище списку.
 Ринкова ніша — перетин предметної області патентування (IT, Telecom, Biotech, Pharma і т.п.) і цінового сектора патентного ринку (одна справа — знайомий молодший патентознавець в російській глибинці, інше — Baker & McKenzie); в кожній ніші — свої сформовані розцінки.
 Завантаження — до хорошого патентному фахівцеві, як до хорошого дантиста або автоелектрика, майже завжди черга; здогадайтеся, що потрібно зробити, щоб опинитися на її початку, а не наприкінці.
 
 Q: «Навіщо мені потрібен патентний пошук? Я і так знаю всіх своїх конкурентів. »
 A: Патентний пошук дає дані для наступного аналізу, який буває двох видів.
 1. Аналіз на патентоспроможність (patentability analysis ) — дозволяє прогнозувати можливі ускладнення в ході експертизи заявки по суті і ризики анулювання виданого патенту.
Якщо в результаті пошуку виявлені в цілому подібні технічні рішення, експертиза з урахуванням пріоритету може відмовити за новизною заявленого винаходу. Якщо в результаті пошуку виявлені частково подібні технічні рішення, експертиза з урахуванням пріоритету може скомбінувати їх і відмовити з винахідницькому рівню.
Як показує практика, державні експерти шукають гірше фахівців з пошуку, насамперед тому, що їх час більшою мірою обмежена планом розгляду заявок (у 2011 р. мені говорили, що в Роспатенті на рядового експерта доводилося 16 заявок на місяць, тобто державний експерт витрачав на пошук і аналіз однієї заявки в середньому близько 6 годин). А от якщо хтось захоче анулювати ваш патент, то часу і грошей не пошкодують, шукати будуть до знемоги. До цього треба бути готовим.
 2. Аналіз на патентну чистоту (freedom to operate analysis ) — дозволяє прогнозувати можливі претензії правовласників патентів, що порушуються вашою продукцією, якими можуть бути ваші конкуренти, наукові і дослідницькі організації, консорціуми, патентні агрегатори і т.д.
При цьому навіть самий ретельний пошук не дає стовідсоткової гарантії, по-перше, тому що результати пошуку завжди носять імовірнісний характер, по-друге, існують вже подані, але ще неопубліковані заявки і так звані «підводні» заявки і патенти, написані таким чином, щоб максимально утруднити їх виявлення засобами пошуку. Проте, якісний пошук дозволяє в цілому оцінити патентну ситуацію в даному секторі ринку і його результати можна враховувати при виборі стратегії захисту розробок, наприклад, патентувати, зберігати розробку в режимі ноу-хау, купити ліцензію, застосувати відкриту ліцензію і т.п.
 
 Q: «Кого краще залучати до роботи — патентознавців або патентних повірених?»
 A: Патентознавці і патентні повірені — це непаралельні площини патентної галузі. З визначення випливає, що вони перетинаються і не є абсолютною альтернативою один одному.
 Патентознавець — це назва спеціальності, наприклад, «27.04.08 Управління інтелектуальною власністю. Інженер-патентознавець ». Як, скажімо, мистецтвознавець або товарознавець. Патентознавець широкого профілю, який не має технічної або наукової спеціалізації — це офісний планктон, фахівець з перекладання патентних папірців. Такі теж потрібні. Але не вам. Патентознавець ж, давно і плідно працює у вашій або в суміжній галузі, може бути хорошим варіантом як для складання заявки, так і для ведення листування з патентним відомством. Шукати таких слід за рекомендацією.
 Патентний повірений Російської Федерації — це статус відповідно до Федерального закону Російської Федерації N 316-ФЗ «Про патентних повірених», який дає його власникові ряд привілеїв, насамперед право представляти перед Роспатентом інтереси зарубіжних осіб. Щоб стати патентним повіреним, наприклад, зі спеціалізацією «винаходу», потрібно мати вищу освіту (будь-яке), документально довести наявність чотирирічного практичного досвіду роботи з даної спеціалізації (винаходи) і скласти кваліфікаційний іспит. Серед патентних повірених зустрічаються люди з самим різним освітою — технічним, медичним, філологічним, мистецтвознавчим… Настільки ж широко розрізняється їх практичний досвід роботи в конкретній предметній області — від завідувача лабораторією, скажімо, широкозонних напівпровідників укупі зі ступенем доктора фіз-мат-наук, до повної відсутності оного досвіду. Останнє часто ставиться до патентним повіреним у другому поколінні — формальний чотирирічний патентний досвід вони отримують, значачись помічниками в патентних фірмах своїх батьків відразу після ВУЗу.
До слова, окрім спеціалізації патентних повірених «винаходи і корисні моделі», існують і інші — «товарні знаки», «промислові зразки», «найменування місць походження товарів» та «програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних, топології інтегральних мікросхем», тому є сенс поцікавитися формальної спеціалізацією патентного повіреного, з яким ви збираєтеся мати справу.
Патентний повірений може бути одночасно і патентознавцем. Це може бути хорошим варіантом для вас, якщо патентоведческій досвід отриманий їм у вашій або близькою предметної області. Крім того, патентний повірений може бути і юристом. Це плюс при інших рівних умовах, але навряд чи має бути визначальним фактором у світлі підготовки заявок.
Повний список патентних повірених можна знайти на сайті ФІПС .
Втім, предметної (тобто технічної чи наукової) спеціалізації патентних повірених ви там не знайдете. Патентні відомства (не тільки Роспатент) не займаються цим питанням принципово, залишаючи його на відкуп ринку. Як же знайти «свого» патентного повіреного? Відповідь: теж рекомендації, «сарафанне радіо». Можна також провести в патентній базі даних пошук заявок, які вів той чи інший повірений (поля «представник» і «адреса для листування»), і прикинути, з якою галуззю йому найбільше доводилося мати справу. Далі можна зв'язатися з підходящими кандидатами і прямо поцікавитися, що ще в житті їм доводилося робити. У великих патентних фірмах, як правило, є повірені з досвідом практичної роботи в різних галузях; це дає якийсь шанс, що ваша заявка виявиться в правильних руках, втім, впливати на вибір повіреного в такій фірмі ви, швидше за все, не зможете, крім випадків конфліктних ситуацій.
На ринку можна знайти і патентних фахівців, які не є ні патентними повіреними, ні патентознавцями. Це таксі без шашечок. Вони просто роблять справу. Це експерти з патентних фірм (ті самі, що будуть писати ваші заявки, якщо ви звернетеся в патентну фірму, зрозуміло, що вони працюють на сторону без розголосу), державні експерти (ті самі, що перевірятимуть ваші заявки на предмет патентоспроможності, про жахливий жах, але таки так, вони теж неофіційно займаються приватною практикою, хоча — тссс! — про це просять не поширюватися ), а також незалежні патентні експерти. Останнє — як правило, тимчасовий стан на шляху з штатних експертів у патентні повірені. Шукати всіх таких «безпаспортних» слід також за рекомендаціями.
Трохи не забув: є ж ще юристи, у тому числі зі спеціалізацією «інтелектуальна власність». Вони можуть бути корисними в деяких випадках, наприклад, якщо потрібно скласти ліцензійний договір або прописати пункт про результати інтелектуальної діяльності в трудовому або колективному договорі. Також бувають необхідні адвокати — якщо патентну суперечку дійде до суду. Для підготовки заявок юристи вам навряд чи знадобляться.
 
 Q: «До кого краще звертатися — до приватного фахівця або в патентну фірму?»
 A: «Приватники» і «Фірмачі» — це теж різні площини патентної галузі. В обох варіантах є свої плюси і мінуси.
 Фрілансер . З одного боку, приватний фахівець обійдеться дешевше: у нього нижчі податки і накладні витрати (або їх зовсім немає), немає прибутку, яку потрібно заробляти для власників фірми, набагато нижче, або зовсім відсутній іміджева складова ціни. Нормальна годинна ставка «приватника» — від 1000 до 4000 р. / Год. Нижня межа відповідає грамотному патентознавці з промислової фірми, підробляє на стороні у вільний від основної роботи час, верхній — патентного повіреного приватної практики. Працюючи з «приватником», ви можете бути більшою мірою впевнені, що роботу для вас зробить саме ця конкретна людина. Крім того, від приватного фахівця ви отримаєте більше персонального уваги.
З іншого боку, фрілансер працює поодинці і це викликає специфічні ризики: хвороба, аварія, наїзд податкової, проблеми в особистому житті, депресія, позиви кинути все і поїхати на острови на пару-трійку місяців можуть виявитися фатальними для роботи над вашою заявкою. Якщо раптом в процесі роботи виникнуть конфлікти через особисті особливостей спілкування, режиму роботи, підходу до політики захисту і т.д., то доведеться або терпіти, або припиняти роботу з ризиком втратити сплачений аванс.
 Патентна фірма бере за роботу дорожче. Нормальна годинна ставка фірми — від 2000 до 8000 р. / Год. Нижня межа відповідає мікрофірм, що складається з двох-трьох чоловік, верхній — лідерам ринку. Майже всі фірми працюють зі 100% передоплатою замовлення. До речі, в більш-менш великих фірмах вам охоче розкажуть про заслуги їх патентних повірених, але скромно замовчать, що вашій заявкою, в основному, буде займатися небудь джуніор ассошіейт, або помічник повіреного, або патентний інженер, а повірений, в кращому випадку, перевірить по діагоналі його роботу перед відправкою. Не дивуйтеся. Це загальноприйнята практика. Зате там працює не одна людина і є кому підхопити випало прапор, коли що. І якщо ви не задоволені конкретним виконавцем, якого вам виділили, можна поскандалити і спробувати домогтися від начальства фірми заміни фахівця. Правда, фірми, як правило, працюють на потоці, і чим фірма солидней, тим цей потік ширше і стрімкіше, а це означає, що займатися «освітою і вихованням клієнта» там не будуть. Клієнт або погоджується з думкою фірми і повністю довіряє їй, або перестає бути клієнтом.
Так, ось ще що: не факт, що патентна фірма, яку ви обрали, побажає вас обслуговувати. Закордонне патентування — тривалий процес з погано прогнозованими відкладеними витратами, а за негласним коду, ваш російський представник, який найняв для вашої заявки зарубіжного (наприклад, американського) представника, буде зобов'язаний оплатити його рахунку, навіть якщо ви в якийсь момент відмовитеся від патентування. Цілком імовірно, що якщо ви не надасте поручительства або банківської гарантії, то в солідній фірмі вам відмовлять під слушним приводом, наприклад, пославшись на потенційний конфлікт інтересів з іншими клієнтами.
До речі, слід усвідомлювати, що зазначені вище годинні ставки — основа ціноутворення незалежно від того, кого саме ви обрали. Навіть якщо на переговорах ви наполягли на вашій конкретній ціні за конкретну роботу і радієте, що заощадили, на практиці це означатиме, що виконавець просто поділить вашу ціну на свою почасовка і витратить на роботу рівно стільки часу, скільки ви оплатили.
 
 Q: «Яку патентну заявку краще подавати — на винахід або корисну модель?»
 A: Це залежить від мети патентування — що і як ви хочете захищати. При прийнятті рішення слід враховувати наступні особливості патентування корисних моделей.
1. У Росії патент на корисну модель обходиться в два-три рази дешевше, ніж патент на винахід, і отримати його можна майже втричі швидше — за 6-8 місяців (одержання патенту на винахід займає від 12 до 36 місяців і навіть більше у випадках ускладнень експертизи, в середньому — 18 місяців).
2. Патент на корисну модель діє максимум 10 років з можливістю продовження максимум на 3 роки (патент на винахід діє максимум 20 років, в деяких випадках можливе продовження максимум на 5 років).
3. Патент на корисну модель можливо отримати на пристрій і не можна на спосіб, застосування за новим призначенням, речовина, штам мікроорганізму, культуру клітин.
4. Корисні моделі існують не в усіх країнах. Зокрема, в США їх немає.
5. У Росії за законом корисна модель повинна відповідати двом умовам патентоспроможності — новизни та промислової придатності. Однак на практиці в переважній більшості випадків перевірка патентоспроможності не проводиться, тобто патент на корисну модель видається «під чесне слово заявника». Тому в разі спроби його анулювання третьою особою Роспатент просто «вмиє руки» і навіть не стане захищати честь мундира, як це зазвичай відбувається випадку з патентом на винахід.
6. Оскільки вибір патенту на корисну модель як способу правової охорони диктується, як правило, міркуваннями економії сил і засобів та заявки на корисні моделі пишуться абияк, то анулювати такі патенти в більшості випадків не представляє особливої ​​праці, тобто їх цінність з точки зору захисту інтересів бізнесу невелика.
 
 Q: «Чи потрібно подавати provisional application? А то одні кажуть, типу, круто, інші — фанера, гроші на вітер… »
 A: Provisional Application (попередня патентна заявка в США) — такий же інструмент патентування, як і будь-яка інша заявка — національна, регіональна або міжнародна. В цілому, не краще і не гірше. У неї є свої особливості, переваги і недоліки. Детальніше про попередньою заявкою можна прочитати тут: Provisional Application і для чого це потрібно .
  
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.